Der Anreiz, fremde Markennamen zur Eigenwerbung zu nutzen, ist gross. Referenzen, Anwendungsfälle, Kompetenzen u.a. werden häufig am einfachsten, treffensdsten und vor allem auch überzeugendsten mit der Nennung fremder Marken dargestellt. In den meisten Fällen ist dies allerdings nicht erlaubt.
Der haupsächliche Sinn einer Marke ist es, dem Inhaber einer Marke ein ausschließliches Recht zu deren Nutzung zu geben. Dritte dürfen ohne Zustimmung des Markeninhabers das Zeichen im geschäftlichen Verkehr nicht für die geschützten (oder ähnliche) Waren und Dienstleistungen verwenden.
§ 23 MarkenG regelt eine Ausnahme vom absoluten Schutz der Marke. Die Vorschrift sieht unter anderem vor, dass eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware als Zubehör oder Ersatzteil verwendet werden darf, soweit die Benutzung dafür notwendig ist. Diese Regelung betrifft vor allem die Anbieter von Zubehör und Ersatzteilen für große Hersteller, insbesondere im Kfz-Bereich. Ebenso betroffen sind natürlich die Dienstleistungserbringer rund um bekannte Markenprodukte, die etwa Ein- und Ausbau, Wartung und Instandhaltung solcher Produkte anbieten. Der Bundesgerichtshof hat sich nun in einer aktuellen Entscheidung (BGH, Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 33/10) zur Reichweite dieser zulässigen Markennutzung geäußert, wann also die Benutzung als Hinweis noch notwendig ist.
Der Entscheidung lag die Werbung einer bekannten markenunabhängigen Kfz-Werkstattkette zugrunde. Diese hatte für die Inspektion von VW-Fahrzeugen mit der VW-Bildmarke geworben (VW-Zeichen in einem Kreis).
Der BGH, wie auch schon die Vorinstanzen, hat diese Werbung untersagt und eine Markenverletzung angenommen. Die Beklagte habe die Werbefunktion der Klagemarke durch die Verwendung beeinträchtigt. Außerdem sei mit der Verwendung des bekannten Bildzeichens der Klägerin ein Imagetransfer verbunden, der die Klagemarke schwäche.
Die Ausnahmeregelung des § 23 MarkenG sah der BGH hier nicht als gegeben an. Zwar sehe das Markenrecht vor, dass der Markeninhaber einem Dritten die Verwendung der Marke als notwendigen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen des Dritten nicht verbieten kann, solange die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt. Eine Notwendigkeit zur Markenbenutzung sahen die Richter hier jedoch nicht, da die Beklagte zur Beschreibung des Gegenstands der von ihr angebotenen Dienstleistungen ohne weiteres auf die Wortzeichen „VW“ oder „Volkswagen“ und nicht auf das Logo hätte zurückgreifen können. Auf das Bildzeichen (Logo) sei sie nicht angewiesen gewesen.
Demnach gilt: Die Verwendung fremder Marken und Kennzeichen ohne ausdrückliche Einwilligung des Inhabers, stellt immer ein Risiko dar. Bei der rechtlichen Beurteilung steht das Recht des Kennzeicheninhabers, Dritte von jeglicher Benutzung für entsprechende Waren und Dienstleistungen auszuschließen, immer an erster Stelle.
Dennoch muss es gerade solchen spezialisierten Anbietern, deren Geschäftstätigkeit sich auf bestimmte Markenprodukte bezieht, möglich sein, auf ihre Tätigkeit unter Nennung dieser Marken hinzuweisen. Doch dieses Recht wird nicht schrankenlos gewährt, sondern, wie nun vom BGH noch einmal deutlich klargestellt, nur soweit es unbedingt erforderlich ist. Die Verwendung von Logos und Bildmarken wird dabei regelmäßig kaum erforderlich sein. Das der angesprochene Verkehr regelmäßig mit einem bestimmten Logo konfrontiert wird, dieses unter Umständen also wesentlich bekannter ist, als das zugehörige Wortzeichen, wird den Verwender nicht retten können. Gerade im Ausnutzen und dem Beeinträchtigen der Werbewirkung, liegt der Schwerpunkt der Verletzungshandlung, die dann über § 23 MarkenG nicht gerechtfertigt werden kann.
Vor Verwendung der Marke eines Dritten ist somit sorgfältig zu prüfen, ob ein entsprechender Hinweis auf das Zeichen überhaupt notwendig ist. Das ist etwa nicht der Fall, wenn es sich um eine bloße Referenzwerbung handelt, wenn also ohne Anlass auf die Marke Bezug genommen wird.
Unzulässig ist auch die Verwendung im Rahmen sog. „Nicht-Angebote“. Wird ein Markenname verwendet, ohne dass eben dieses Markenprodukt angeboten wird, etwa in OnlineShops mit aktuellem 0-Bestand (also keine Ware vorhanden), liegt ebenfalls ein unbefugter markenmäßiger Gebrauch vor (OLG Hamburg, 21.06.2007 – 3 U 302/06 – Jette (0)). Damit sind Markennamen in Metatags (Description, die in Suchmaschinentreffern erscheint, bzw. Keywords) oder in der Shopwerbung sehr gefährlich, wenn Sie nicht sicherstellen können, immer die Ware im Angebot zu haben. Darüber hinaus ist abzuwägen, wie ein zulässiger Markenhinweis ausgestaltet sein darf, wobei stets das „mildeste Mittel“ der Markenverwendung gewählt werden muss.