Werbung mit fremden Namen und Marken

Der Anreiz, fremde Markennamen zur Eigenwerbung zu nutzen, ist gross. Referenzen, Anwendungsfälle, Kompetenzen u.a. werden häufig am einfachsten, treffensdsten und vor allem auch überzeugendsten mit der Nennung fremder Marken dargestellt. In den meisten Fällen ist dies allerdings nicht erlaubt.

Der haupsächliche Sinn einer Marke ist es, dem Inhaber einer Marke ein ausschließliches Recht zu deren Nutzung zu geben. Dritte dürfen ohne Zustimmung des Markeninhabers das Zeichen im geschäftlichen Verkehr nicht für die geschützten (oder ähnliche) Waren und Dienstleistungen verwenden.

§ 23 MarkenG regelt eine Ausnahme vom absoluten Schutz der Marke. Die Vorschrift sieht unter anderem vor, dass eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware als Zubehör oder Ersatzteil verwendet werden darf, soweit die Benutzung dafür notwendig ist. Diese Regelung betrifft vor allem die Anbieter von Zubehör und Ersatzteilen für große Hersteller, insbesondere im Kfz-Bereich. Ebenso betroffen sind natürlich die Dienstleistungserbringer rund um bekannte Markenprodukte, die etwa Ein- und Ausbau, Wartung und Instandhaltung solcher Produkte anbieten. Der Bundesgerichtshof hat sich nun in einer aktuellen Entscheidung (BGH, Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 33/10) zur Reichweite dieser zulässigen Markennutzung geäußert, wann also die Benutzung als Hinweis noch notwendig ist.

Der Entscheidung lag die Werbung einer bekannten markenunabhängigen Kfz-Werkstattkette zugrunde. Diese hatte für die Inspektion von VW-Fahrzeugen mit der VW-Bildmarke geworben (VW-Zeichen in einem Kreis).

Der BGH, wie auch schon die Vorinstanzen, hat diese Werbung untersagt und eine Markenverletzung angenommen. Die Beklagte habe die Werbefunktion der Klagemarke durch die Verwendung beeinträchtigt. Außerdem sei mit der Verwendung des bekannten Bildzeichens der Klägerin ein Imagetransfer verbunden, der die Klagemarke schwäche.

Die Ausnahmeregelung des § 23 MarkenG sah der BGH hier nicht als gegeben an. Zwar sehe das Markenrecht vor, dass der Markeninhaber einem Dritten die Verwendung der Marke als notwendigen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen des Dritten nicht verbieten kann, solange die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt. Eine Notwendigkeit zur Markenbenutzung sahen die Richter hier jedoch nicht, da die Beklagte zur Beschreibung des Gegenstands der von ihr angebotenen Dienstleistungen ohne weiteres auf die Wortzeichen „VW“ oder „Volkswagen“ und nicht auf das Logo hätte zurückgreifen können. Auf das Bildzeichen (Logo) sei sie nicht angewiesen gewesen.

Demnach gilt: Die Verwendung fremder Marken und Kennzeichen ohne ausdrückliche Einwilligung des Inhabers, stellt immer ein Risiko dar. Bei der rechtlichen Beurteilung steht das Recht des Kennzeicheninhabers, Dritte von jeglicher Benutzung für entsprechende Waren und Dienstleistungen auszuschließen, immer an erster Stelle.

Dennoch muss es gerade solchen spezialisierten Anbietern, deren Geschäftstätigkeit sich auf bestimmte Markenprodukte bezieht, möglich sein, auf ihre Tätigkeit unter Nennung dieser Marken hinzuweisen. Doch dieses Recht wird nicht schrankenlos gewährt, sondern, wie nun vom BGH noch einmal deutlich klargestellt, nur soweit es unbedingt erforderlich ist. Die Verwendung von Logos und Bildmarken wird dabei regelmäßig kaum erforderlich sein. Das der angesprochene Verkehr regelmäßig mit einem bestimmten Logo konfrontiert wird, dieses unter Umständen also wesentlich bekannter ist, als das zugehörige Wortzeichen, wird den Verwender nicht retten können. Gerade im Ausnutzen und dem Beeinträchtigen der Werbewirkung, liegt der Schwerpunkt der Verletzungshandlung, die dann über § 23 MarkenG nicht gerechtfertigt werden kann.

Vor Verwendung der Marke eines Dritten ist somit sorgfältig zu prüfen, ob ein entsprechender Hinweis auf das Zeichen überhaupt notwendig ist. Das ist etwa nicht der Fall, wenn es sich um eine bloße Referenzwerbung handelt, wenn also ohne Anlass auf die Marke Bezug genommen wird.

Unzulässig ist auch die Verwendung im Rahmen sog. „Nicht-Angebote“. Wird ein Markenname verwendet, ohne dass eben dieses Markenprodukt angeboten wird, etwa in OnlineShops mit aktuellem 0-Bestand (also keine Ware vorhanden), liegt ebenfalls ein unbefugter markenmäßiger Gebrauch vor (OLG Hamburg, 21.06.2007 – 3 U 302/06 – Jette (0)). Damit sind Markennamen in Metatags (Description, die in Suchmaschinentreffern erscheint, bzw. Keywords) oder in der Shopwerbung sehr gefährlich, wenn Sie nicht sicherstellen können, immer die Ware im Angebot zu haben. Darüber hinaus ist abzuwägen, wie ein zulässiger Markenhinweis ausgestaltet sein darf, wobei stets das „mildeste Mittel“ der Markenverwendung gewählt werden muss.

Aserbaidschan gegen „aserbeidschan.de“ (Namensrecht)

Rechtsanwalt Dr. Dietmar Höffner

Rechtsanwalt Dr. Dietmar Höffner

Das KG Berlin entschied am 07.06.2013 darueber, ob der Staat Aserbaidschan das Recht hat, dem Inhaber der Internetdomain „aserbeidschan.de“ die Nutzung zu untersagen (KG Berlin, Aktenzeichen: 5 U 110/12, Namensrecht). Dies bejahte das Kammergericht mit folgender Argumentation:

„Mit Recht hat das Landgericht den eingeklagten Unterlassungsanspruch gemäß § 12 BGB zugesprochen. Eine unberechtigte Namensanmaßung nach § 12 Satz 1 Fall 2 BGB liegt vor, wenn ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden. (BGH GRUR 2012, 534, Rn. 8 – Landgut Borsig). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt und es besteht auch Wiederholungsgefahr. Im Einzelnen:

a) Der Klägerin steht als Gebietskörperschaft ein durch § 12 BGB geschütztes Recht an ihrem Namen Aserbaidschan zu. Aufgrund dieser Bezeichnung kann sie unter denselben Voraussetzungen wie ein anderer Namensträger gegen einen nichtberechtigten Dritten vorgehen (BGH GRUR 2007, 259, Rn. 14 – solingen.info; vgl. auch BGH GRUR 2012, 651, Rn. 19 – regierung-oberfranken.de).

aa) Der von der Berufung vertretenen Auffassung, die Klägerin könne – ohne diesbezügliche Verkehrsgeltung zum Zeitpunkt der Domainregistrierung im Jahr 2003 – keinen Namensschutz für eine von ihrer offiziellen Bezeichnung abweichende Bezeichnung – hier: Aserbaidschan – beanspruchen, kann nicht beigetreten werden.

Entscheidend ist der im Inland herrschende Sprachgebrauch. Der Name, der für eine bestimmte Gebietskörperschaft im Inland gemeinhin benutzt wird, genießt den Schutz des § 12 BGB (vgl. auch schon Senat, Beschl. v. 29.05.2007 – 5 U 153/06, teilw. abgedruckt in MMR 2007, 600 – tschechische-republik.at/.ch/.com). Fremdsprachlich wirkende und für Inländer häufig schwierig auszusprechende Staatsnamen werden zumeist (wie im Übrigen häufig auch sonstige „ausländische“ Namen) in die Inlandssprache – hier: ins Deutsche – „übersetzt“. Das ist dem Gericht offenkundig (§ 291 ZPO), was mit den Parteien im Termin erörtert wurde und auch unwidersprochen geblieben ist. Es gibt beispielsweise kaum einen europäischen Staat, der im Deutschen genauso bezeichnet wird wie in der jeweiligen – nichtdeutschen – eigenen Sprache (Ausnahme etwa: Portugal). Und wenn das so ist, dann ist – ohne dass dies einer rechtlichen Vertiefung bedürfte – diese deutsche Übersetzung des Staatsnamens Gegenstand des Namensschutzes nach § 12 BGB. Insofern gilt für (das in Vorderasien gelegene) Aserbaidschan nichts anderes (und galt auch schon zum Zeitpunkt der Domainregistrierung, worauf gemäß BGH GRUR 2008, 1099, Rn. 32 – afilias.de – abzustellen ist, im Jahre 2003 nichts anderes) als beispielsweise für Frankreich, Spanien oder Estland.

Dass in anderer Weise als mit Republik Aserbaidschan zu „übersetzen“ wäre, behauptet auch die Berufung nicht. Damit aber genießt die Klägerin für die zuletzt genannte Bezeichnung Namensschutz nach § 12 BGB (zur Frage des hier in Fortfall geratenden Bestandteils „Republik“ siehe weiter unten). Die vom Landgericht mithin in zustimmungswürdiger Weise getroffene Feststellung, dass die Klägerin im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch als „Aserbaidschan“ bzw. „Republik Aserbaidschan“ bezeichnet wird, wird zudem belegt beispielsweise durch die in den klägerseits als Anlagenkonvolute K 9 und K 12 vorgelegten Unterlagen.

Sonach besteht ein entsprechendes Namensrecht der Klägerin unabhängig davon, ob sie selbst und/oder die deutsche Fassung ihres Namens „Aserbaidschan“ in Deutschland allgemein bekannt ist [so auch OLG Frankfurt, Urt. v. 15.01.2013 – 11 U 106/12 (Kart), S. 6 = Bd. II Bl. 28 d.A.].

bb) Entgegen der Berufung folgt aus BGHZ 155, 273 – maxem.de – nichts anderes. Nach dieser Entscheidung ist das Pseudonym einer (natürlichen) Person namensrechtlichem Schutz dann zugänglich, wenn der Verwender unter diesem Namen im Verkehr bekannt ist, also mit diesem Namen Verkehrsgeltung besitzt. Im Streitfall steht keine natürliche Person mit einem von ihrem bürgerlichen Namen abweichenden Pseudonym in Rede, sondern ein Staat mit seinem „wortgetreu ins Deutsche übersetzten“ offiziellen Staatsnamen.

cc) Dass hier gegen den Beklagten Namensschutz nicht für „Republik Aserbaidschan“, sondern für „Aserbaidschan“ beansprucht wird, ist unschädlich. Der Namensschutz beschränkt sich nicht auf den vollständigen offiziellen Namen in seiner Gesamtheit, sondern erstreckt sich auch auf Fälle der Benutzung des die Gesamtbezeichnung prägenden Namenskerns, so wie er üblicherweise (wenn man so will: „schlagwortartig“) benutzt wird. So ist es hier. Das Element „Republik“ bezeichnet die Staatsform und wird im allgemeinen Sprachgebrauch normalerweise nicht verwendet. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist, um bei den bereits genannten Beispielen zu bleiben, üblicherweise von Frankreich, Spanien, und Estland die Rede und nicht von „Französische Republik“, „Königreich Spanien“ und „Republik Estland“. Nicht anders verhält es sich für Aserbaidschan. Im Übrigen beschränkt sich der namensrechtliche Schutz, den die Klägerin beanspruchen kann, ohnehin nicht auf den Namen, den sie als Körperschaft des öffentlichen Rechts führt (vgl. BGHZ 161, 216, 220 – Pro Fide Catholica).

dd) Vorstehendes mag anders sein in Fällen der Existenz mehrerer gleich- oder ähnlichnamiger (geteilter) Staaten, wie etwa im Falle des von den Beklagtenvertretern in der Berufungsverhandlung angeführten Korea-Beispiels, wo man sich häufiger veranlasst sehen mag, zu Unterscheidungs- und Klarstellungszwecken die Staatsform des jeweils gemeinten Staats (oder beispielsweise auch ein geographisches Abgrenzungsmerkmal – etwa „Nord…“ bzw. „Süd…“) hinzuzufügen.

Um einen solchen Fall handelt es sich hier aber nicht. Es gibt – neben der Klägerin – keinen weiteren Staat mit der Bezeichnung „Aserbaidschan“. Es mag – wie die Berufung anführt – im Nordwesten des Iran eine Region mit der Bezeichnung „Aserbaidschan“ geben. Das ändert aber – wie das Landgericht im Ergebnis mit Recht angenommen hat – nichts daran, dass die Klägerin in Deutschland mit diesem Begriff bezeichnet wird. Denn zum einen ist besagte Region kein (weiterer) Staat. Und zum anderen ist diese (neben der Klägerin bestehende) Existenz einer so bezeichneten Region der Bevölkerung im Inland weitest gehend unbekannt (Gegenteiliges behauptet auch die Berufung nicht). Der Senat (Einzelrichter) kann das vorstehend skizzierte Verkehrsverständnis zum Begriff „Aserbaidschan“ (als Bezeichnung für den Staat, der hier die Klägerin ist) unter Heranziehung der Lebenserfahrung, selbst tatrichterlich so würdigen, da der Beklagte sich mit der streitgegenständlichen Domain an das allgemeine Publikum richtet (vgl. dazu auch BGH GRUR 2012, 1053, Rn. 22 – Marktführer Sport).

ee) Der zuletzt genannte Umstand (Koexistenz der Klägerin und einer – im Inland weithin unbekannten – nordwestiranischen Region gleicher Bezeichnung) ist – entgegen der Berufung – nicht dem Sachverhalt vergleichbar, der der – klageabweisenden – Entscheidung des OLG Brandenburg GRUR-RR 2008, 105 – schlaubetal.de – zugrunde lag. Nach den dortigen Feststellungen klagte dort – anders als hier – keine Gebietskörperschaft, sondern das so bezeichnete „Amt Schlaubetal“ welches – wenn auch Körperschaft des öffentlichen Rechts – „quasi eine Verwaltungseinrichtung“ (§ 1 Abs. 1 AmtsO BB) darstellt (vgl. OLG Brandenburg a.a.O. S. 106). Des Weiteren wird – ebenfalls nach den dortigen Feststellungen (a.a.O.) – mit Schlaubetal ein 227 qkm großes Tal (Naturpark) charakterisiert, durch das der Fluss „Schlaube“ fließt. Von dieser Region nimmt das klagende „Amt Schlaubetal“ nur das nördliche Gebiet ein, was das OLG Brandenburg zum Anlass genommen hat, dem Begriff „Schlaubetal“ die Namensfunktion abzusprechen (a.a.O.).

So ist es hier nicht. Hier klagt kein „Amt“ (i.S. von § 1 Abs. 1 AmtsO BB), sondern eine Gebietskörperschaft, nämlich ein Staat als völkerrechtlich anerkanntes Rechtssubjekt Es mag im Land Brandenburg so sein, dass dort unter „Schlaubetal“ gemeinhin eine dortige Region (Naturpark von 227 qkm) verstanden wird und kein „Amt “ i.S. von § 1 Abs. 1 AmtsO BB mit diesbezüglicher Bezeichnung. Anders verhält es sich aber mit dem Begriff „Aserbaidschan“ im inländischen Sprachgebrauch. Damit wird (und wurde auch schon 2003) gerade keine Region, sondern ein bestimmter Staat, nämlich die Klägerin verstanden, nicht dagegen eine sich davon unterscheidende weitere Region im Nordwesten Irans (was der Senat [Einzelrichter] wiederum alles kraft eigenen Erfahrungswissens so beurteilen kann [vgl. BGH GRUR 2012, 1053, Rn. 22 – Marktführer Sport] und beurteilt).

Entgegen der Annahme der Berufung handelt es also (auch unter diesem Gesichtspunkt) bei der Bezeichnung „Aserbaidschan“ nicht etwa um ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs oder eine Gattungsbezeichnung ohne originäre Unterscheidungskraft [vgl. auch OLG Frankfurt, Urt. v. 15.01.2013 – 11 U 106/12 (Kart), S. 6 = Bd. II Bl. 28 d.A.].

b) Der Beklagte benutzte den Namen „Aserbaidschan“ im Sinne des § 12 BGB (schon dadurch), dass er die Domain aserbaidschan.de registriert hat (sie überdies registriert hielt und unter dieser Domain im Wege der Weiterleitung Inhalte ins Netz stellte). Ein Name wird im Sinne des § 12 BGB gebraucht, wenn durch seine Benutzung eine erkennbare Beziehung zu dem Namensträger hergestellt wird (Senat, Urt. v. 15.03.2013 – 5 U 41/12, S. 7 – berlin.com). Das ist hier der Fall. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auch der Auffassung der Berufung entgegenzutreten, der Beklagte verwende den Bestandteil „aserbaidschan“ der Domain nicht als Namen, sondern als Ortsbezeichnung mit lediglich beschreibendem Charakter.

Wird ein fremder Name – auch der Name einer Gebietskörperschaft – als Internetadresse benutzt, werden die Voraussetzungen einer unberechtigten Namensanmaßung in ständiger – auch aktueller – höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig bejaht (vgl. z.B. BGH GRUR 2007, 259, Rn. 14 – solingen.info), und zwar auch schon im Fall der bloßen Registrierung (vgl. BGH GRUR 2012, 651, Rn. 19 – regierung-oberfranken.de; BGH GRUR 2012, 304, Rn. 29 – Basler Haar-Kosmetik; BGH GRUR 2013, 294, Rn. 14 – dlg.de). Mit Blick auf die vorstehend zitierten aktuellen Judikate zielt die Auffassung der Berufung ins Leere, angesichts eines seit 2001 veränderten Nutzerverhaltens bei der Internetrecherche sei die aus jener Zeit herrührende Rechtsprechung (vgl. BGHZ 149, 191, 198 – shell.de) überholt. Ein diesbezüglicher Paradigmenwechsel wäre auch nach Auffassung des Senats (Einzelrichter) in der Tat nicht angebracht. Selbst wenn in vielen – keineswegs allen oder fast allen – Fällen Internetinhalte nicht über die Eingabe naheliegender Internetadressen in die Browserzeile sondern über Suchmaschinen angesteuert werden (was moderne Browser ohnehin technisch kombinieren, worauf die Berufungserwiderung mit Recht hinweist), so werden die Domains – wenn diese nicht ohnehin auch einen Faktor darstellen, um die Reihenfolge in der Trefferliste („Suchmaschinenranking“) zu beeinflussen – in der Trefferliste jedenfalls der populärsten Suchmaschine (Google) mit angegeben und sind damit geeignet, neben den „Snippet-Texten“ das Auswahlverhalten des Suchenden bei Betrachtung der Trefferliste ebenfalls zu beeinflussen. Nach allem sieht der Senat (Einzelrichter) genauso wenig einen Anlass, von besagter ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aktuell abzukehren, wie jener offenbar selbst.

c) Mit Recht hat das Landgericht angenommen, dass der Beklagte den Namen „Aserbaidschan“ unbefugt gebraucht hat. Denn ihm stehen keine eigenen Rechte an dem Namen zu und er kann sich auch nicht auf die Rechte eines Dritten berufen (vgl. Senat, Urt. v. 15.03.2013 – 5 U 41/12, S. 8 – berlin.com – m.w.N.). Insbesondere wurde weder durch die Registrierung noch durch die (wenn möglicherweise auch jahrelange) Benutzung der Domain „aserbaidschan.de“ (bspw. zur Weiterleitung auf einen Internetauftritt der von ihm gehaltenen P… GmbH, welcher freilich keinen erkennbaren inhaltlichen Bezug zu Aserbaidschan aufweist; insbesondere zwar ein Angebot von Reisen, nicht aber von Reisen nach Aserbaidschan enthält) ein entsprechendes anderweitiges Recht erworben (vgl. Senat a.a.O. – berlin.com – S. 8 f., m.w.N.).

d) Der unbefugte Namensgebrauch hat ferner – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – zu einer Zuordnungsverwirrung und zu einer Verletzung schutzwürdiger Interessen der Klägerin geführt.

aa) Verwendet ein Dritter einen fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Internetadresse, tritt eine Zuordnungsverwirrung ein, weil der Verkehr in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internetadresse einen Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internetauftritts sieht. Wird der eigene Name durch einen Nichtberechtigten als Domain unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de” registriert, wird dadurch über die Zuordnungsverwirrung hinaus ein besonders schutzwürdiges Interesse des Namensträgers beeinträchtigt, da die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse nur einmal vergeben werden kann (BGH GRUR 2012, 304, Rn. 39 – Basler Haar-Kosmetik).

bb) Die von der Verwendung der Second-Level-Domain „aserbaidschan“ ausgehende Zuordnungsverwirrung und Verletzung schutzwürdiger Interessen der Klägerin besteht auch bei einer Kombination mit der Top-Level-Domain „.de“, wie das Landgericht mit Recht angenommen hat. Ein berechtigtes Interesse zur Verwendung der Top-Level-Domain „.de“ kann auch bei einer ausländischen Person bestehen, die etwa unter dieser Domain deutschsprachige Inhalte zugänglich machen möchte (so für ein ausländisches Unternehmen BGH GRUR 2013, 294, Rn. 17 – dlg.de).

Daher hält die Berufung Vorstehendem auch vergeblich entgegen, der deutsche Internetnutzer erwarte hinter einer „.de-Domain“ ein in Deutschland seine Dienste erbringendes Unternehmen, jedoch im Regelfall nicht einen anderen Staat als Inhaber einer solchen Domain.

Der Internetnutzer orientiert sich bei der Zuordnung der Domain zu einem Namensträger primär an der Second-Level-Domain, hier „aserbaidschan“ (vgl. BGH GRUR 2007, 259, Rn. 18 – solingen.info). Ein demgegenüber insoweit möglicherweise ausgemachter „Widerspruch“ zwischen Top- und Second-Level-Domain besteht jedenfalls für die hier in Rede stehende Kombination des Staatsnamens X als Second-Level-Domain mit der auf einen anderen Staat Y hinweisenden Top-Level-Domain auch nicht. Letztere weist nämlich den Betrachter nicht etwa auf die Nationalität des Domaininhabers, sondern auf das Land der Registrierung hin. Demzufolge lässt „aserbaidschan.de“ meinen, dass sich die Klägerin diese Domain bei der deutschen Domainvergabestelle habe registrieren lassen (so schon Senat MMR 2007, 600 f. – tschechische-republik.at/.ch/.com). Diese Sichtweise steht, wie der Senat bereits früher ausgeführt hat und worauf er verweist, nicht in Widerspruch zu (ohnehin insoweit nicht tragenden) Ausführungen in BGH GRUR 2007, 259 – solingen.info – und der dortigen Vorinstanz OLG Düsseldorf GRUR 2007, 259, mit Blick auf eine (dort als solche gar nicht streitgegenständliche) Domain „karlsruhe.at“ [vgl. Senat, Beschl. v. 29.05.2007 – 5 U 153/06 – juris Rn. 7, 8, 26 (insoweit nicht vollständig abgedruckt in MMR 2007, 600 f. – tschechische-republik.at/.ch/.com)]. Die vorstehenden Feststellungen zu einer Zuordnungsverwirrung durch die Verbindung des Namens einer Gebietskörperschaft mit der Top-Level-Domain „.de“ kann der Senat aufgrund eigener Sachkunde treffen (vgl. auch BGH GRUR 2007, 259, Rn. 20 – solingen.info).

cc) Zwar mag hier eine Verwirrung über die Identität des Betreibers für sich genommen nicht besonders schwer gewirkt haben, sofern man davon ausgeht, dass diese durch die sich – nach Weiterleitung – öffnende Internetseite rasch wieder beseitigt worden ist. Aber auch eine geringe Zuordnungsverwirrung reicht für die Namensanmaßung aus, wenn dadurch – wie hier – das berechtigte Interesse des Namensträgers in besonderem Maße beeinträchtigt wird (BGHZ 155, 273, 276 – maxem.de).

dd) Mit Recht hat das Landgericht in diesem Zusammenhang dem Vorbringen des Beklagten zu existierenden Domains in der Kombination „X.de“ (wobei X für eine Staatsbezeichnung steht), welche nicht vom Staat „X“ sondern von Dritten geführt werden (vgl. Anlage B 11), mit dem Argument keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen, dass dies an dem Tatbestand einer Namensverletzung – eben auch in allen diesen Fällen – nichts ändert (vgl. auch schon Senat MMR 2007, 600 f. – tschechische-republik.at/.ch/.com) und dass es Sache der jeweiligen Staaten ist, hiergegen vorzugehen oder aber eben – aus welchen Gründen auch immer – auch nicht.

Die Existenz solcher Domains – mögen es auch sehr viele sein – belegt nicht ein entsprechendes Verkehrsverständnis, denn ob diese überhaupt ernsthaft betrieben werden und in nennenswertem Umfang vom Verkehr aufgesucht und wahrgenommen werden, steht nicht fest. Belegt ist somit entgegen der Auffassung der Berufung keine Verkehrsübung, sondern allenfalls ein mannigfaltiger (wenn auch bislang unverfolgt gebliebener) Rechtsbruch.

Auch der von der Berufung in diesem Zusammenhang ins Spiel gebrachte Aspekt einer „gespaltenen Verkehrsauffassung“ [vgl. dazu BGH GRUR 2004, 947 – Gazoz (berichtigter Leitsatz in GRUR 2005 60); BGH GRUR 2013, 631 – AMARULA/Marulablu] ändert an Vorstehendem nichts. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff (und für den Rechtsbegriff der Zuordnungsverwirrung gilt insoweit nichts anderes) nicht zu vereinbaren. Eine andere Beurteilung ist nur ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn von den sich gegenüberstehenden Zeichen verschiedene Verkehrskreise angesprochen sind, die sich – wie etwa der allgemeine Verkehr und Fachkreise oder unterschiedliche Sprachkreise – objektiv voneinander abgrenzen lassen. Nur in einem solchen – hier aber nicht vorliegenden – Fall reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbestands aus, wenn Verwechslungsgefahr (bzw. hier: Zuordnungsverwirrung) bei einem der angesprochenen Verkehrskreise besteht (vgl. BGH GRUR 2013, 631, Rn. 64 – AMARULA/Marulablu).

e) Im Rahmen der bei Namensrechtsverletzungen gebotenen Interessenabwägung kann der Nichtberechtigte sich in der Regel nicht auf schützenswerte Belange berufen, die zu seinen Gunsten zu berücksichtigen wären (vgl. BGH GRUR 2008, 1099, Rn. 27 – afilias.de). Dies gilt auch hier, zumal der unter aserbaidschan.de (per Weiterleitung vormals) erreichte Internetauftritt mit Aserbaidschan überhaupt nichts zu tun hatte, wurden dort zwar Reisen, aber keine solchen nach Aserbaidschan angeboten. Dass die Domain bereits seit 2003 registriert, aber erst 2011 von der Klägerin beanstandet worden ist, führt – entgegen ausführlichem mündlichen Berufungsvorbringen in der Verhandlung – zu keinem anderen Ergebnis. Bereits die Registrierung war ein Namensrechtsbruch. Die Perpetuierung dieses Rechtsbruchs kann ihn nicht zugleich entfallen lassen. Im Übrigen ist ein irgendwie geartetes sachliches Interesse des Beklagten an der Nutzung gerade der Domain „aserbaidschan.de“ auch weder ersichtlich noch vorgetragen, und zwar auch nicht ein solches, zwischen 2003 und 2011 entstandenes. Wie ausgeführt stand die seitens des Beklagten erfolgte Domain-Nutzung niemals in einem irgendwie gearteten Sachzusammenhang zu Aserbaidschan (und zwar weder zum Staat Aserbaidschan noch zu der von der Berufung hier zusätzlich ins Spiel gebrachten Region Aserbaidschan im Nordwesten Irans).

f) Vom (Fort-) Bestand einer Wiederholungsgefahr (i.S. von § 12 Satz 2 BGB) ist auszugehen. Der diesbezüglich – kraft Verletzungshandlung und fehlender strafbewehrter Unterlassungserklärung – bestehenden Vermutung steht nicht entgegen, dass die DENIC das bezüglich der streitgegenständlichen Domain mit dem Beklagten eingegangene Vertragsverhältnis außerordentlich gekündigt und die Domain insoweit gelöscht hat und dass die Klägerin aufgrund eines zu ihren Gunsten eingetragenen „Disputes“ als eingetragene Domaininhaberin nachgerückt ist.

Denn der Beklagte behält sich vor, gegenüber der Denic diesen aktuellen Zustand – nach insoweit verlorenem Eilverfahren weiterhin – rechtlich zu bekämpfen, so dass es – auch je nach künftigem Verhalten der DENIC – nicht schlechterdings ausgeschlossen erscheint, dass der Beklagte ohne Unterlassungsverurteilung künftig wieder ungehindert in der Lage wäre, die streitgegenständliche Domain auf sich zu registrieren.

Dessen ungeachtet entfällt die Wiederholungsgefahr selbst dann nicht, wenn der Verletzer eine angegriffene Domain – wie hier nicht einmal – aufgibt (OLG Karlsruhe AfP 1999, 378, 379 – badwildbad.com) oder dem Verletzten anbietet (OLG München GRUR 2000, 519 – rollsroyce.de). Auch entfällt die Wiederholungsgefahr nicht einmal dann ohne Weiteres, wenn die Domain – wie im Streitfalle – durch den Berechtigten selbst übernommen wird, und zwar schon deshalb nicht, weil eine Verletzungshandlung die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht nur für die identische Verletzungshandlung, sondern für alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen begründet (BGH GRUR 2009, 772, Rn. 29 – Augsburger Puppenkiste), sodass es hier auch eine Neuregistrierung der Domain in nur unwesentlich abgewandelter Schreibweise durch den Beklagten zu verhindern gilt (vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Vor §§ 14-19d Rn. 88).

2. Aus allem Vorstehenden folgt zugleich, dass das Landgericht den Beklagten auch zu Recht zur Freigabe der streitgegenständlichen Domain im Wege einer gegenüber der DENIC abzugebenden diesbezüglichen Verzichtserklärung verurteilt hat.

a) Fehlendes Rechtsschutzbedürfnis lässt sich einer solchen Klage nicht mit Erfolg entgegen halten, auch wenn die DENIC dem Beklagten besagte Domain mittlerweile („zugunsten“ der Klägerin) „entzogen“ hat. Denn nur durch eine solche Verzichtserklärung lässt es sich aus Sicht der Klägerin (nach Maßgabe des § 894 Satz 1 ZPO) sicherstellen, das es bei dem derzeit bestehenden Rechtszustand (rechtsverbindlich für den Beklagten auch im Verhältnis zur DENIC) verbleibt und nicht vom Beklagten (beispielsweise durch Erhebung einer Hauptsachenklage gegen die DENIC) mit Erfolg wiederum in Frage gestellt werden kann. Auch in diesem Zusammenhang ist in Rechnung zu stellen, dass der Beklagte die ihm gegenüber seitens der DENIC erfolgte Kündigung nicht hinnimmt und eine Hauptsachenklage gegen die DENIC lediglich „bisher“ nicht erhoben hat (Sitzungsprotokoll v. 07.06.2013, Bd. II Bl. 56 d.A.).

b) Der Freigabeanspruch folgt – wie der Unterlassungsanspruch (siehe oben) – aus § 12 BGB. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift liegen vor (siehe oben). Die insoweit begehrte Rechtsfolge ergibt sich zugunsten der Klägerin unter dem Gesichtspunkt der Störungsbeseitigung (vgl. nur BGH GRUR 2012, 30, Rn. 29 – Basler Haar-Kosmetik). Der Freigabeanspruch ist noch nicht erfüllt. Dem Beklagten ist die Domain „entzogen“ worden, was er für rechtswidrig hält. Freigegeben hat er die Domain (bislang) nicht und auch nicht darauf verzichtet. Deshalb hat ihn das Landgericht mit Recht dahin gehend verurteilt.

3. Mit Recht hat das Landgericht der Widerklage den Erfolg insgesamt versagt, weil sie unbegründet ist. Dem Beklagten stehen die dort haupt- und hilfsweise geltend gemachten Ansprüche allesamt nicht zu, weil die Klägerin ihm gegenüber – wie aus den Ausführungen zur Klage folgt – hinsichtlich des insoweit allein in Rede stehenden Anspruchs aus § 12 BGB die in jeder Hinsicht „besseren“ Rechte zustehen. Auf die Frage, ob die in Rede stehende, von der DENIC gegenüber dem Beklagten ausgesprochene Kündigung rechtswirksam ist, kommt es im hier alleine in Rede stehenden Verhältnis des Beklagten zur Klägerin nicht an. Selbst wenn die Kündigung – aus welchem Grund auch immer – unwirksam sein sollte, kann der Beklagte gegenüber der Klägerin daraus keine Rechte herleiten.“

Wortmarke und Wort-/Bildmarke

Rechtsanwalt Dr. Dietmar Höffner

Rechtsanwalt Dr. Dietmar Höffner

Während die Wortmarke lediglich aus Schriftzeichen unabhängig von einer bestimmten Schriftart angemeldet wird, besteht die Wort-/Bildmarke aus einer Kombination von Schriftzeichen und grafischen Elementen. Auch ein Markentext, der in einer bestimmten Schriftart angemeldet wird, fällt unter die Kategorie der Wort-/Bildmarke. Demgegenüber besteht eine reine Bildmarke ausschließlich aus grafischen Elementen ohne jeden Text. Die Markenformen unterscheiden sıch im Schutzumfang und damit in der Möglichkeit, Mitbewerbern später die Verwendung ähnlicher oder identischer Bezeichnungen oder Grafiken zu untersagen. Grundsaetzlich wird jede Marke in ihrer Gesamtheit geschützt, d. h. so wie sie konkret eingetragen ist. Bei der Prüfung, ob zwischen zwei Marken Verwechslungsgefahr besteht, beurteilen die Gerichte den Gesamteindruck (EuGH GRUR 1998, 387 – Sabel/Puma).

Der Schutzumfang der Wortmarke umfasst jede Schreibweise, jede Schriftart, Schriftgröße sowie Groß- und Kleinschreibung. Der Schutzbereich der Wort-/Bildmarke erstreckt sich auf die Gesamtheit aus Bild und Text.

Die Anmeldung einer Wort-/Bildmarke ist entweder dann ratsam, wenn der Markentext, der geschützt werden soll, als Wortmarke nicht hinreichend unterscheidungskräftig wäre.

Dem gegenüber ist der Schutzumfang der Wort-/Bildmarke auf die konkrete grafische Ausgestaltung der registrierten Grafik beschränkt. D.h., es wird nicht allein der Wortbestandteil bei der Bewertung der Verwechslungsgefahr mit anderen Marken berücksichtigt, sondern dieser in der konkreten grafischen Ausgestaltung der registrierten Marke. Zusätzlich zu den Wortbestandteilen entfalten aber auch die verwendeten grafischen Elemente Schutz. Das kann dazu führen, dass eine ältere Marke verletzt wird, weil die ähnlichen Grafiken oder auch die gleiche Schriftart verwendet werden. Aus diesem Grund empfehle ıch, bei der Anmeldung einer Wort-/Bildmarke neben der Ähnlichkeitsrecherche für die Wortbestandteile auch eine solche für die grafischen Elemente durchzuführen. Diese sind aufgrund der Komplexität aber wesentlich kostenintensiver und können schnell mehr als 500,00 Euro kosten.

Die Anmeldung beider Markenformen ist identisch und seitens des DPMA werden auch die identischen Gebühren erhoben (amtl. Anmeldegebühr 290,00 Euro bei elektronischer Anmeldung). Während bei der Wortmarke die Wiedergabe des Markentextes im Anmeldeformular reicht, muss der Wort-/Bildmarken-Anmeldung die konkrete Grafik beigefügt werden. Dies kann bei einer elektronischen Anmeldung als JPG-Datei erfolgen.

Ein Nachteil der Wort-/Bildmarke ergibt sich nach der Registrierung hinsichtlich der erforderlichen Benutzung. Grundsätzlich mus eine Marke in der angemeldeten Form benutzt werden. Lediglich für die ersten 5 Jahre nach der Registrierung hat der Gesetzgeber eine sogenannte Benutzungsschonfrist vorgesehen. Während es für die Benutzung einer Wortmarke ausreicht, wenn das Wort – egal in welcher grafischen Darstellung – verwendet wird, muss eine Wort-/Bildmarke in der registrierten Form verwendet werden. Daher besteht die Möglichkeit nicht, ein Logo zu ‚relaunchen‘ und dabei den Markenschutz aufrechtzuerhalten. In solchen Fällen muss das neue Logo wieder als Marke angemeldet werden. Dabei gehen unter Umständen die auf der alten Wort-/Bildmarke beruhenden älteren Schutzrechte verloren. Es besteht deshalb lediglich die Möglichkeit, ein Logo in engen Grenzen zu modernisieren. Dies gilt als Benutzung der alten Marke. Ob es sich bei dem geänderten Logo um eine Benutzung einer modernisierten Form der alten Marke handelt, kann in einem Gerichtsverfahren streitig sein. Auch unter diesem Aspekt ist die Registrierung der Wortbestandteile – soweit möglich – als reine Wortmarke zu empfehlen, damit bei der grafischen Gestaltung des Logos mehr Flexibilität besteht.

Wie bereits angedeutet, gibt es Situationen, in denen ich meinen Mandanten empfehle, eine Wort-/Bildmarke anzumelden. Einer dieser Fälle liegt vor, wenn die geplante Bezeichnung nicht schutzfähig ist, z.B. weil ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder ein Freihaltebedürfnis gegeben ist und die Bezeichnung in der Gesamtheit nicht monopolisiert werden kann. Diese fehlende oder schwache Kennzeichnungskraft kann durch die Erweiterung um eine grafische Ausgestaltung, die in besonderen Schriftarten oder zusätzlichen grafischen Elementen liegen kann, beseitigt werden. Daher empfehle ich meinen Mandanten, wenn diese trotz dieses Mangels an Schutzfähigkeit an der Bezeichnung festhalten wollen, ein Logo zu entwickeln und als Wort-/Bildmarke anzumelden. Das DPMA hat in den letzten Jahren die Anforderungen an die grafische Gestaltung erhöht. Während früher einfache Rahmen oder die bloße Beschränkung auf eine Schriftart reichten, lehnt es heute sehr schlichte Grafiken oft ab. Dem stehen zum Teil die Rechtsprechungen des Bundespatentgerichtes und BGH entgegen, denn diese sind in dieser Frage viel großzügiger.

In Einzelfällen kann das Ausweichen auf eine Wort-/Bildmarke auch empfehlenswert sein, wenn die Ähnlichkeitsrecherche ähnliche ältere Marken aufweist. Sind die Ähnlichkeiten nicht zu groß oder beschränken sich auf kennzeichnungsschwache Bestandteile, kann die Anmeldung als Logo ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen.

Anders herum empfehle ich zusätzlich eine Wort-/Bildmarke anzumelden, wenn das Logo auch in Bezug auf die grafischen Elemente sehr prägend ist und einen hohen Wiedererkennungseffekt hat, der Mitbewerber zum Nachahmen bewegen könnte.

Streitigkeiten zwischen Wort-/Bildmarken (die aus einer Wortschöpfung zusammen mit einem grafischen Element bestehen) und Wortmarken (also nur Wortschöpfung) sind besonders interessant. Diesbezügliche Gerichtsentscheidungen sind sehr lehrreich.

Eine aktuellere Entscheidung des Bundespatentgerichts (26 W (pat) 193/09) bezüglich zweier Marken “Die grüne Post” kann das gut verdeutlichen. Hier stritten der Inhaber einer Wortmarke und der Inhaber einer Wort-/Bildmarke, wobei die Wort-/Bildmarke u.a. noch ein grafisch dargestelltes Posthorn enthielt. Obwohl die Marken auch noch für die gleichen Dienstleistungen/Waren vorgesehen waren, sah das Gericht keine Verwechslungsgefahr. Begründet wurde dies mit einer eher schwachen Kennzeichnungskraft der Marke “Die grüne Post”, weswegen eine besonders hohe Ähnlichkeit zu verlangen ist. Die aber wurde, auf Grund des doch erheblichen Unterschiedes wegen des dargestellten Posthorns in der Wort-/Bildmarke verneint. Nach der Wertung des Gerichts wird erst durch das dargestellte Posthorn der prägende Gesamteindruck der Marke gestärkt.

Ebenso sah es das BPatG (26 W (pat) 50/04) in der Frage der Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke “Morgenpost Briefservice GmbH” und der Wortmarke “Post” – auch hier war es (neben den enthaltenen zusätzlichen Bestandteilen “MORGEN” und “BRIEFSERVICE GMBH”) vor allem die Grafik eines kleinen laufenden Briefträgers, die eine Verwechslungsgefahr beseitigte.

Kurz vor dieser Entscheidung hatte sich das Bundespatentgericht (26 W (pat) 20/10) schon einmal mit der Marke “Die grüne Post” zu beschäftigen: Hier ging es um die Frage der Verwechslungsgefahr zweier gleich lautender Wortmarken, die für jeweils unterschiedliche Waren/Dienstleistungen eingetragen sind. Schon hier rächte sich die geringe Kennzeichnungskraft des Zeichens, denn mit dem Bundespatentgericht “beschränkt sich eine Verwechslungsgefahr der identischen Wortmarken auf die sich als identisch gegenüberstehenden Dienstleistungen”.

Weiterhin im April befasste sich das BPatG (26 W (pat) 30/07) mit Marken rund um den Begriff “Post”, wo sich die Inhaber der Wortmarke “POST” mit denen der Wort-Bild-Marke “CITIPOST” stritten – und gleichsam am Ende keine Verwechslungsgefahr gesehen wurde, da die grafische Ausgestaltung deutlich verschieden war. Das BPatG hielt nochmals ausdrücklich festhält, dass auch sehr einfache gestalterische Elemente (hier: farbige Umrandung sowie Einfärbung der Buchstaben) bereits in der Lage sind, die Verwechslungsgefahr zu beseitigen .

Für meine Mandanten führe ich Markenrecherchen, Markenanmeldungen und diesbezügliche Beratungsleistungen durch. Ich bearbeite internationale Mandate und arbeite für Recherchen in anderen europaeischen Laendern mit spezialisierten Kollegen zusammen.